Tenga esto en cuenta si su empresa quiere registrar una marca

Ya hace un tiempo les expliqué cómo se registra una marca en Colombia y hablé también de su importancia. Sin embargo, no basta con saberlo.

Todos sabemos que las empresas suelen contratar servicios externos para el diseño de la marca, o bien, suelen tener un buen grupo de creativos trabajando en sus filas que se encargan de este trabajo. Pero, ¿so estas personas un eslabón dentro del registro de una marca, o están al margen del proceso legal y debe recaer toda la responsabilidad en el abogado? Esa pregunta nos la responden los amigos de Prieto y Carrrizosa de la Siguiente forma:

Los derechos de propiedad intelectual, entendiendo que comprenden los signos distintivos, patentes, diseños industriales y derechos de autor, constituyen uno de los activos con mayor potencial para generar valor agregado a las empresas.

La versatilidad y margen de protección que estos brindan, los convierten en una herramienta estratégica para incursionar en nuevos mercados y explotar oportunidades de negocio. Es por esto que la gestión de la propiedad intelectual debe hacer parte de las decisiones económicas que toman los empresarios al interior de sus organizaciones, y no puede delegarse exclusivamente a los departamentos legales o a asesores externos.

El diseño de la estrategia de protección de los resultados del proceso de innovación debe llevarse a cabo de manera conjunta por el área de mercadeo, el grupo de investigación y desarrollo, los empresarios y los abogados expertos en propiedad intelectual. Esto con el fin de alinear las intenciones económicas con las opciones legales disponibles para consolidar los derechos de propiedad intelectual en cabeza de las empresas. Para obtener una protección integral de los desarrollos, orientada a la generación de valor agregado, se hace necesario que los empresarios suministren información clara, detallada, y sobre todo oportuna, a los abogados sobre la finalidad comercial de los desarrollos objeto de protección. Solo de esta manera los abogados expertos en la materia podrán identificar la estrategia de protección más adecuada y útil para alcanzar los objetivos económicos propuestos por los empresarios, teniendo en cuenta las particularidades de cada caso.

De igual forma, el área de mercadeo, el grupo de investigación y desarrollo, y los empresarios deben participar conjuntamente con los abogados expertos en propiedad intelectual durante las etapas de ejecución de la estrategia de protección y explotación de tales derechos. En efecto, esta explotación debe estar alineada en todo momento con los intereses económicos que han elaborado los empresarios para cada negocio. Una forma de garantizar que el uso y la explotación de los derechos de propiedad intelectual se realicen conforme a la estrategia comercial, es contar con una política al respecto. Esta política debe identificar el objeto de protección; a saber, un producto, un servicio, un procedimiento. Igualmente, deben definir el ámbito de protección de los derechos de propiedad intelectual, así como establecer buenas prácticas que rijan su uso, explotación y ejecución.

Aunado a lo anterior, de manera periódica los empresarios deberían solicitar a los abogados auditorías legales (due diligence) sobre el portafolio de derechos de propiedad intelectual, con el fin de monitorear el estado actual del mismo y verificar que constituya un apoyo efectivo para la estrategia comercial. Una adecuada gestión de este portafolio podría traer, entre otros, beneficios tributarios para las empresas. Así mismo, la vigilancia permanente al portafolio permite a los empresarios prever situaciones que puedan impactar al negocio, y tomar las medidas necesarias para sortear las consecuencias de manera favorable para la empresa.

Una adecuada gestión de los derechos de propiedad intelectual genera grandes beneficios económicos a las empresas. Por lo tanto, los empresarios deben lograr integrar y coordinar las actividades desplegadas por las diferentes áreas que intervienen en el proceso de la creación y comercialización de los productos y servicios que ofrecen las organizaciones, con la estrategia de protección de los derechos de propiedad intelectual que elaborarán los abogados. Esta integración permitirá concretar una protección orientada a generar valor agregado para las empresas que les otorgue una ventaja competitiva en el comercio, de forma tal que logren diferenciarse de sus competidores y posicionarse en el mercado.

En la práctica, puedo decirles que esto puede llegar a ser mamón desgastante, ya que no sólo se trata de poner de acuerdo a tantas personas, sino también de interferir en un área ajena al Derecho, como es el diseño gráfico, para lograr el objetivo por la cual nos paga la empresa y lograr que nos pague rápido la protección eficiente de la marca de una empresa (independientemente de su tamaño) y evitar posibles pleitos marcarios, de los cuales ya hablé en su momento.

Así mismo, exíjale a su abogado que revise los antecedentes marcarios en la Superintendencia de Industria y Comercio para comprobar que la marca que usted desee registrar ya está registrada (y si es así, que esté registrada para el mismo producto que usted quiere vender, ya que si es posible registrar la misma marca si está destinada a comercializar un producto completamente distinto al de la marca que ya está registrada).

La importancia de la marca para su empresa.

Ya en una anterior entrada de este blog les expliqué cómo registrar una marca. Sin embargo, como muchos empresarios, en especial los pequeños empresarios, no se toman el registro marcario en serio, y evaden hacerlo por los costos, he decidido publicar estas excelentes razones que nos dan los colegas del Estudio Sánchez y Abogados (un buffet de abogados argentino)  que demuestran la gran importancia de una marca para su empresa.

CLIENTES:
– Influye en la decisión de compra
– Influye incluso en la experiencia de uso de los productos
– Es la base de la lealtad
PROVEEDORES:
– Mejora las condiciones de negociación
CANAL DE DISTRIBUCION:
– Permite mejorar el acceso de los productos a supermercados, etc
RECURSOS HUMANOS:
– Es un atractivo extra para reclutar mejores empleados
FINANCIACION:
– Puede ser muy útil para acceder a créditos, ej. compras apalancadas
INGRESOS EXTRAS:
– Ingresos por regalías, licencias de marcas, franquicias, co-branding, etc

Mas claro, no se puede: La marca es tan, o más importante, que la empresa misma. Incluso, si su empresa llega a volverse reconocida, la marca será tan valiosa que podría sacarlo de apuros económicos con solo venderla. ¿y adivine? para venderla necesita REGISTRARLA.

Así que si está interesado en registrar su marca, lo invito a contactarme.

¿Quiere registrar una marca? aquí le enseñaré cómo hacerlo

Pero, en primer lugar, qué es una marca?: Una marca, según la Superintendencia de Industria y Comercio es una categoría de signo distintivo que identifica los productos o servicios de una empresa o empresario”. Para la SIC, existen tres tipos de marcas: la marca propiamente dicha, cuya definición es la ya enunciada, la marca colectiva (la que usa un grupo de personas o una sociedad para identificar todos los bienes o servicios que ofrecen) y la de certificación (las que se usan para garantizar una calidad o estándar en un producto o servicio)

 

Marcas Colectivas

Ejemplo típico de marcas colectivas

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Dos ejemplos típicos de marcas de certificación

Pero la realidad cotidiana nos indica que una marca es mas que eso: es cualquier cosa que sirva para identificar sus productos de la competencia (desde un logo hasta una botella, como la de la Coca Cola, que en los años 60 tuvo el registro de su botella como marca, pero esa es otra historia) y para que sus clientes identifiquen el producto de forma más rápida y lo asocien más rápido con cualidades como la calidad y el buen servicio.

Esas son todas las clases de marcas que hay? no, según el diseño están las marcas nominativas (sólo el nombre, indicando en la solicitud la fuente y el color de la letra), figurativas (una figura, no tiene ciencia), olfativas (un olor), sonoras (un sonido, obvio!), tridimensionales (como la botella de Coca Cola), o mixtas (una combinación de dos o más de las anteriores. Esta es la que más se recomienda y es la que más se usa, como pueden ver en las marcas mostradas en las imágenes, donde todas son mixtas menos Gucci, que es nominativa).

Es importante registrar la marca?: Claro!, o es que le gustaría que el día de mañana su competencia se lucre a costa de usted?

Entonces, cómo registro la marca?: Este trámite se lo puedo explicar de dos formas: de la forma simple, o de la forma compleja (para los abogados).

Simple: lleve su marca a una oficina de la Superintendencia de Industria y Comercio junto con este petitorio debidamente diligenciado y un recibo por valor de $712500 que usted consignó en el Banco de Bogotá previamente (todo debe de ir en una carpeta amarilla), luego de lo cual espere 9 meses y ya tendrá su marca registrada.

Compleja:

  • Recuerde, la norma aplicable para el registro de las marcas es la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN)
  • En primer lugar, solicite los antecedentes marcarios de la marca que quiera registrar, indicando en nombre de la marca, la clasificación de Niza en la cual se incluye la marca a registrar, y un correo electrónico suyo para que, ese mismo día, le envíen ahí los resultados de esta gestión. Ese trámite, al año 2012, vale 30 mil pesos y debe consignarse en el Banco de Bogotá, cuenta corriente No 062754387 (Superintendencia de Industria y Comercio) y el código rentístico 01.
  • Si los antecedentes son favorables a su marca, entonces proceda a registrarla llenado el petitorio debidamente (no es obligatorio, pero es recomendable si usted no tiene experiencia radicando marcas), indicando la Clasificación de Niza del Producto, la cual puede consultar aquí (recuerde que puede elegir varias para una misma marca).
  • A la petición debe anexarle el poder de un abogado (si actúa a través de uno), su certificado de existencia y representación (si usted es una persona jurídica) y el recibo de pago.
  • Una vez radica la solicitud, la SIC realizará un estudio de forma de su solicitud, en la cual examinarán si le faltó algún requisito. Si falta algo, a usted lo requerirán para que lo complemente en un plazo no mayor a 60 días hábiles.
  • Si no hubo problema con el estudio de forma, o si lo subsanó debidamente, su solicitud se publicará en la Gaceta de Propiedad Industrial por 30 días hábiles, la cual es una publicación que sale cada 15 días. La idea de esta publicación es que la solicitud sea oponible a terceros.
  • Si hay oposición…: las personas interesadas en oponerse al registro, deberán presentarla en 30 días hábiles usando, si quiere, el formulario único de oposición, desde que salió el trámite publicado en la Gaceta (previo pago de los derechos de oposición), luego de lo cual su solicitud se convertirá en un tinglado jurídico que pasará por una audiencia de facilitación y que fácilmente puede terminar en una demanda ante la Comunidad Andina de Naciones (en el peor de los escenarios).
  • Si no hay oposición o si se resolvieron a su favor…: entonces sigue el examen de fondo o de registrabilidad. Si su marca sale favorecida y la SIC la registra, entonces la SIC expedirá una resolución como esta, y su marca quedará registrada por 10 años, luego de los cuales deberá renovarla (tendrá 6 meses para ello, prorrogables por 6 meses mas)
  • Si no se concede el registro de la marca…: entonces, debe apelar, y volverá al mismo tinglado jurídico que lo llevará a usted hasta la Comunidad Andina de Naciones, pasando por el Consejo de Estado (o simplemente, cambie su marca e inicie de cero)
  • Ahora, si desea información más detallada, le sugiero visitar esta pagina, y esta otra

Si registrar una marca apenas cuesta $712000, entonces, por qué mi abogado me está cobrando millones de pesos por ello, sin incluir el costo del trámite? Esto puede ocurrir por dos razones básicas: 1. su abogado es un ladrón distinguido personaje especializado en lograr registro de marcas de forma exitosa como también lo haría usted o cualquier otra persona, porque sólo se trata de seguir instrucciones.  o 2. Porque su abogado le está garantizando servicios adicionales al registro de la marca, como por ejemplo:

  • Representación legal en caso de que alguien presente oposición a la solicitud (incluye llevar su caso hasta las últimas instancias).
  • Representación legal en caso de que rechacen su solicitud (hasta las últimas instancias).
  • Vigilancia por 10 años de la Gaceta de la Propiedad Industrial, por si alguien se pasa de listo y le copia su marca.

Y todos los abogados me pueden ofrecer esto? no todos. Tristemente, para seguir con su trámite hasta las últimas instancias usted deberá contratar a un buen equipo de abogados, el cual le cobrará miles de millones por esto dado que implica pasar por el Consejo de Estado y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, que se encuentra en Quito (Ecuador).

Finalmente, el registro de mi marca sólo es valido para Colombia? Así es. Si quiere que valga en otro país, debe registrarla allá donde quiere que valga. La buena noticia es que en Perú, Ecuador y Bolivia, al ser miembros de la CAN, el trámite es exactamente el mismo y sólo cambia la entidad que se encarga de su registro.

La importancia de la propiedad industrial y los beneficios para su empresa

Una queja muy generalizada entre los microempresarios es que el registro de la propiedad industrial (marcas, patentes de invención, lemas, etc) es muy costoso en Colombia. Dicho registro, dependiendo del trámite a realizar, está entre los quinientos y seiscientos mil pesos, sin contar las anualidades que se deben pagar en el caso de las patentes de invención.

Si bien, el registro de la propiedad industrial es costoso y su trámite es un poco engorroso, su importancia es enorme porque dicho registro busca proteger el patrimonio de la empresa al garantizar la explotación exclusiva de las invenciones y las marcas que usted cree para obtener ganancias en un mercado competitivo.

Todos sabemos que hoy en día existe demasiada deslealtad entre los competidores, que no se inmutan a la hora de apropiarse de una marca o de un invento de otro en perjuicio de quien lo desarrolla, ya que este no podrá lucrarse mas de él. El registro de la propiedad industrial busca evitar esto porque impide que otras personas registren sus inventos y sus marcas y además garantiza el ejercicio de las acciones legales contra los inescrupulosos que quieran explotar su marca sin permiso.

Ahora, si aun sigue pensando que el registro de la propiedad industrial es costoso, lo invito a realizar la siguiente reflexión: cuando usted decidió crear una empresa, tuvo que tener en cuenta los costos que ello acarrearía. Por qué no incluye entonces los costos de registrar su propiedad industrial?. Además, si usted cree que 500 o 600 mil pesos es mucho dinero por registrar su propiedad industrial, no será entonces que no le está dando a dicha propiedad el valor que merece?.

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